Mejores prácticas para gestionar el ciclo de vida de patentes y los activos de innovación

Etapa 3: Examen — Actividades de la Oficina de Navegación

Después de presentar la solicitud de cumplimiento de criterios de patentabilidad, la novedad, la no obviidad y la utilidad. Los examinadores suelen emitir acciones de oficina que rechazan algunas o todas las reclamaciones. Respondiendo eficazmente requiere un análisis cuidadoso de las objeciones del examinador, enmiendas a reclamaciones y a veces entrevistas o apelaciones personales. Esta etapa puede durar de dos a cinco años, dependiendo del área de la oficina y la tecnología.

Para tener éxito durante el examen:

• Rastrear todos los plazos religiosamente; perder una ventana de respuesta puede abandonar la aplicación.
• Crear un sólido historial de enjuiciamiento que apoye la ejecución posterior. Evite las declaraciones que puedan limitar el alcance de la reclamación.
• Programas de examen acelerado de palanca (por ejemplo, Track One en la USPTO) para invenciones de alta prioridad.

Etapa 4: Grant — Recepción y validación de la patente

Cuando la oficina de patentes permite la solicitud, recibe un Aviso de autorización y después de pagar la cuota de emisión, se otorga la patente. La patente otorga un conjunto de derechos exclusivos —normalmente 20 años desde la fecha de presentación. Pero el trabajo no se hace. Inmediatamente después de la concesión, debe revisar las reclamaciones emitidas para confirmar que se alinean con su estrategia de negocio y considerar la grabación de la patente con las autoridades aduaneras para bloquear las importaciones que infringen.

Muchas organizaciones encargan un análisis de validez post-grant para asegurar que la patente se mantendrá en litigio. Además, considere si presentar solicitudes de continuación para cubrir variaciones de la invención.

Etapa 5: Mantenimiento — Mantener sus patentes en Alive

Las patentes requieren que las tasas de mantenimiento periódicos (llamados honorarios de anualidad en muchos países) permanezcan en vigor. En los Estados Unidos, se deben a 3.5, 7.5 y 11.5 años después de la subvención. No pagar resultados en la vuelta. Más allá del pago de honorarios, el mantenimiento incluye monitoreo del mercado para la infracción, evaluando si los competidores están diseñando alrededor de sus reclamaciones, y evaluando la alineación con direcciones de negocio cambiantes.

Prácticas de mantenimiento eficaces:

• Utilice un sistema de docketing o de gestión IP para automatizar recordatorios de tarifas y registrar pagos.
• Realizar exámenes anuales de cartera para prune patentes de bajo valor, liberando presupuesto para nuevas presentaciones.
• Supervisar las publicaciones de patentes de los competidores para posibles infracciones o oportunidades para la reducción cruzada.

Etapa 6: Expiración o Renovación - Decisiones estratégicas

Al final del plazo de patente (o antes si deja de pagar las tarifas), la patente expira y entra en el dominio público. Sin embargo, los administradores inteligentes evalúan cada patente individualmente hacia el final de su vida. Algunas patentes siguen siendo valiosas mediante la concesión de licencias incluso en sus últimos años. Otras pueden ser candidatos para la descargo o entrega terminal. Las decisiones en esta etapa deben considerar la vida de mercado restante, los costos de ejecución y el potencial para el diseño-redo por los competidores.

En algunas jurisdicciones, los certificados de protección suplementaria (SPC) pueden extender el plazo de patentes para los productos farmacéuticos. Para otras tecnologías, los ajustes de plazo de patente pueden aplicarse debido a demoras de la USPTO.

Las mejores prácticas para gestionar los activos de innovación

Una patente es tan valiosa como la estrategia detrás de ella. La gestión de activos de innovación va más allá de las patentes individuales para abarcar toda la cartera, su relación con el negocio, y los procesos que lo rigen. A continuación se amplían las mejores prácticas que los departamentos de IP líderes siguen en todo el mundo.

1. Gestión centralizada de IP y dotación digital

Las hojas de cálculo y las alertas de correo electrónico ya no son suficientes para una cartera de patentes moderna. Implementar una plataforma centralizada de gestión IP (como las ofrecidas por empresas como Anaqua, CPI o WebTMS) que almacena todos los datos de patentes y aplicaciones, documentos, asignaciones y correspondencia en una base de datos de búsqueda. Este sistema debe integrarse con sus facturación legal, servicios de pago de anualidad y herramientas de análisis.

Los beneficios de la centralización son:

• Reducción del riesgo de falta de plazos y pagos de honorarios.
• Visibilidad en tiempo real en la categoría de cartera para ejecutivos e interesados.
• Retrieval más rápido de documentos para la debida diligencia, licenciamiento o litigio.

2. Auditorías de cartera y ensayo de carteras regulares

Un déficit común es tener demasiadas patentes que ya no sirven al negocio. Realizar una auditoría formal cada seis a doce meses. Evaluar cada patente basada en criterios tales como: alineación con las líneas de productos actuales, obtención de licencias generadas, valor defensivo, poder de bloqueo competitivo y costo para mantener. Anota cada patente y clasificarlas. Abandonar los en la parte inferior a menos que tengan un valor de bloqueo estratégico más allá de la puntuación.

Example scoring factors:

• Repercusión técnica (por ejemplo, tecnología central vs. periférica)
• Historial de litigios y fuerza de aplicación
• Cobertura geográfica relativa a la presencia del mercado
• Costo de vida y anualidad restante

3. Filing estratégico y Patenting Global

Rellenar ciegamente en decenas de países recursos de desecho. En lugar de ello, mapee su estrategia de presentación de patentes a su hoja de ruta de negocio. Si usted fabrica en China, archiva allí. Si su mayor mercado es Europa, considere una patente europea validada en países clave. Utilice el sistema PCT para aplazar los altos costos de la entrada de fase nacional hasta 30 meses, dándole tiempo para evaluar la viabilidad comercial.

Además, diversifique entre patentes de utilidad y patentes de diseño cuando sea apropiado. Las patentes de diseño son más baratas y más rápidos para obtener, sin embargo, pueden proporcionar una fuerte protección para la apariencia de producto, especialmente en industrias de electrónica, moda y automoción de consumo.